Euroopa Liidu Üldkohus tühistas kolmapäeval Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti kaks otsust, mis olid Ferrarilt võtnud õigused kaubamärgile „Testarossa“, leides, et luksusautotootja oli tõestanud ikoonilise kaubamärgi jätkuvat kasutamist sertifitseeritud sõidukite, varuosade ja isegi litsentseeritud maketi edasimüügi kaudu.
Ferrari oli registreerinud märgi Testarossa mitmesuguste kaupade, sealhulgas autode, sõidukiosade ja mänguasjade jaoks pärast rahvusvahelist registreeringut 2006. aastal. Kuid 2014. ja 2015. aastal algatas Saksamaal elanik Kurt Hesse, mänguasjade ja mudelautode ettevõtte juhatuse liige, intellektuaalomandi ametis menetluse nende õiguste tühistamiseks, väites, et kaubamärki ei olnud ELis viis aastat järjest „tegelikult kasutatud“.
Amet asus Hesse poolele ja tühistas Ferrari õigused, jõudes järeldusele, et ettevõte ei olnud suutnud tõendada kaubamärgi tegelikku kasutamist asjakohase perioodi jooksul – see on ELi õiguse nõue, mis kohustab kaubamärgiomanikke tõendama kaubamärgi tegelikku ja järjepidevat kasutamist turul, mitte ainult sümboolseid žeste või passiivset kohalolekut.
Kohus lükkas selle tagasi, leides, et Ferrari jätkas Testarossa nime all äritegevust edasimüügikanalite ja oma autentsussertifikaatide programmi kaudu, mis kontrollis olulisi komponente. See arutluskäik kajastab Euroopa Kohtu 2020. aasta otsust, mille kohaselt selline tegevus, sealhulgas vanade autode edasimüük ja autentimisteenused, võib kujutada endast kaubamärgi tegelikku kasutamist.
Kohus rõhutas oma otsuses ka seda, et luksusklassi vanade autode turul võib selline volitus oluliselt mõjutada tarbijate arusaama ja aidata säilitada turuosa. „Asjaolu, et TESTAROSSA kaubamärki kandvat kasutatud autot müüb vaidlustatud kaubamärgi omaniku volitatud edasimüüja või turustaja, viitab sellele, et müük toimub omaniku nõusolekul, ehkki kaudsel teel,“ leidis kohus.
„See volitatud edasimüüjate pakutav kindlustunne oli luksuslike kasutatud autode turul veelgi olulisem,“ ütles Oxfordi ülikooli intellektuaalomandi õiguse professor Dev Gangjee. „Pakkudes jätkuvat kvaliteedigarantiid – suhete kaudu volitatud edasimüüjatega – jätkas Ferrari oma kaubamärgi kasutamist asjakohasel ja ärilisel viisil.“
Mastaabimudelite küsimuses rõhutasid kohtunikud otsuses, et mänguasjadel oleva kaubamärgi „Ferrari Official Licensed Product” ilmumine näitas, et Testarossa nime kasutati Ferrari loal.
„Selle sõnastuse tõttu loob asjaomane avalikkus seose taotleja – vaidlustatud kaubamärgi omaniku – ja kõnealuseid kaupu selle kaubamärgi all turustavate mänguasjatootjate vahel,” kirjutas kohus, lükates tagasi intellektuaalomandi ameti otsuse, et kaubamärk on kaotanud oma päritolu tähistava funktsiooni.
„Enne tänaseid otsuseid näis Testarossa saaga uurivat sügavalt küsimust, kas kuulsat, kuid kasutamata kaubamärki saab endiselt ELi õiguse alusel kaitsta,“ ütles Stockholmi Ülikooli intellektuaalomandi õiguse professor Eleonora Rosati. „Üldkohtu otsus Ferrari õigusi kaitsta kinnitab, et ajaloolised kaubamärgid võivad kehtida ka ilma aktiivse tootmiseta, kui turul toimub tegelik kasutamine.“
Ferrari tõi Testarossa esmakordselt turule 1984. aastal. Oma kiilukujulise disaini ja taha paigaldatud V12 mootoriga sai autost 1980. aastate luksuse ja jõudluse sümbol, mis ilmus silmapaistvalt popkultuuris ja televisioonis. Tootmine lõpetati 1990. aastate keskel, kuid mudel on kollektsionääride ja entusiastide seas endiselt hinnatud.
Testa rossa tähendab itaalia keeles „punapea“ ja viitab auto mootorite punaseks värvitud katetele.
Varasemate otsuste tühistamisega kinnitas Üldkohus, et Ferrari kaubamärgiõigused kehtivad endiselt mõlemas kategoorias – autod ja nendega seotud osad ning mänguasjade maketid –, selgitades, kuidas ELi kaubamärgiõigus käsitleb kaubamärgi jätkuvat kohalolekut edasimüügi ja litsentsimise kaudu, eriti vanemate toodete puhul.
Otsust kommenteerides märkis Gangjee: „Isegi pärast 30-aastast uute Testarossade puhul kaubamärgi mittekasutamist oli kasutatud sõidukite turgu teenindavate volitatud turustajate olemasolu piisav, et Ferrari ikoonilised kaubamärgid elus püsiksid. See juhtum rõhutab, et otsene või kaudne nõusolek kolmandate isikute äriliseks kasutamiseks on kriitilise tähtsusega, et seista vastu kasutamata jätmise vaidlustele ELi kaubamärgiõiguse alusel.“
Intellektuaalomandi amet võib siiski vaidlustada otsused Euroopa Kohtus, kuid ainult õigusküsimustes ja kohtu loal.